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Wissenswertes
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Markenschutz & Markenanmeldung

1. Warum Markenschutz?

Die Markenanmeldung ist im Internetzeitalter wichtiger denn je. Das Markenrecht sowie der ergänzende Leistungsschutz des Wettbewerbsrechts bieten dem Markeninhaber ein (zeitlich begrenztes) Monopol für die Nutzung und damit eine Art Investitionsschutz sowie eine gesicherte Eingriffsmöglichkeit gegenüber dem Wettbewerber.

Entwicklung, Produktion, Vermarktung und Verkauf von Produkten produzieren Kosten, deren Rentabilität vornehmlich davon abhängt, wie hoch der kalkulierte Gewinn ist und inwiefern er sich realisieren lässt. Das Investitionsrisiko lässt sich dann besser beherrschen, wenn Risikofaktoren wie das Ausnutzen unternehmerischen Erfolgs durch Markenpiraterie eingegrenzt werden.

Marken, ebenso wie Geschäftszeichen und Geschmacksmuster, sind nicht nur die Verkörperung eines Images, sie sind auch Teil des „Wertes“ eines Produkts und des Unternehmens. Richtig gemacht dienen Marken nicht nur der Wiedererkennung am Markt und dem daraus resultierenden gesteigerten Absatz, sondern auch der langfristigen Kunden- und Mitarbeiterbindung.

Ein Name am Markt, das Markenportfolio für sich sowie die Möglichkeit der Lizenzierung von Marken sind „valuable assets“ eines Unternehmens.
Der Markt akzeptiert einen höheren Preis bei Markenware, renommierte Unternehmen haben sich Vertrauen in ihre Produkte erarbeitet. Die Ausnutzung dessen ohne eigene Investitionskosten hat einen Markt für Hersteller von Piraterieware eröffnet. Dies führt zu Umsatzverlusten und wirkt sich hemmend auf die Durchsetzung und den Bestand der Exklusivität aus. Bleibt das Plagiat unerkannt, ist aber qualitativ schlechter als das Original, so kann dies negative Auswirkungen auf die Zufriedenheit und das Vertrauen der Abnehmer haben. Für die Etablierung einer Marke und deren Bestand ist die Markenüberwachung und die effektive Durchsetzung der Schutzrechte deshalb ebenso wichtig wie die Findung und Registrierung der Marken.

Nicht eingetragene und nicht überwachte Marken haben es nicht nur schwerer, sich am Markt zu etablieren, sondern sind den Kopisten, Trittbrettfahren, Grabbern, Piraten und letztlich auch ihren lauteren Konkurrenten schutzloser ausgesetzt.

Gerade, aber nicht nur, in der Markteintrittsphase eines Unternehmens und in der Entwicklungsphase eines neuen Produkts, ist der Markenschutz nötig und sinnvoll.


2. Was schützen?

Die Markenfindung bedarf in einigen Punkten der rechtlichen Beratung und sollte daher nicht nur Aufgabe der Kreativen sein. Eine Marke sollte Wiedererkennungswert haben, einprägsam sein, soll bestimmte Emotionen und Assoziationen hervorrufen.

Aus rechtlicher Sicht sollte und kann sie, wenn sie eingetragen werden soll, nicht glatt beschreibend sein oder freihaltebedürftig oder bereits auf jemand anderen registriert sein oder von jemand anderem so oder ähnlich benutzt werden, der ein besseres Recht daran hat.

Die Marke kann als reines Wort oder auch als Kombination aus Wort und Bild angemeldet werden. Der Schutzumfang einer Wortmarke ist grundsätzlich weiter als der einer Wort-/Bildmarke. Ist das Phantasiewort eintragungsfähig, dann sollte es daher grundsätzlich als Wortmarke angemeldet werden. Die Eintragung als Wortbildmarke kann zusätzlich erfolgen.

Beschreibende Zeichen, die als Wortmarke nicht eintragungsfähig sind, können in Kombination mit einem Bild zur Eintragung gelangen. Eine reine Bildmarke, ohne Wortbestandteil, ist ebenso eintragungsfähig.

Marken werden grundsätzlich in schwarz-weiß eingetragen. Wenn die Marke farbig sein soll, dann muss es eine Wortbildmarke sein. Zudem kann zusätzlich eine Farbmarke angemeldet werden. Auf die Anmeldung in schwarz-weiß sollte daneben nicht verzichtet werden, da diese einen größeren Schutzumfang bietet.

Wer es wie die Telekom machen will, der lässt sich daneben noch eine komplette Farbe als Farbmarke schützen („Deutsche Telekom Magenta“). Auch 3D-Marken und Hologramme können zur Anmeldung gebracht werden.

Bei der Markenanmeldung muss nicht nur die Marke angegeben werden, sondern auch, welche Waren und Dienstleistungen die Marke kennzeichnen soll.
Dies erfolgt in sog. Waren-und Dienstleistungsklassen (sog. Nizza-Klassifikation). In dem für die Anmeldung erforderlichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis müssen alle Waren und Dienstleistungen, für die die Marke benutzt wird und/oder werden soll mit der einschlägigen Klasse benannt werden.


3. In welchen Ländern Markenschutz?

Eine rein nationale Marke in den Grenzen der Bundesrepublik kann beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet werden. Soll die Marke zusätzlich in anderen Ländern verwendet werden, dann muss auch in diesen Ländern ein Markenschutz erlangt werden. Grundsätzlich ist es möglich, heute aber größtenteils überflüssig, in jedem Land eine gesonderte Markenanmeldung durchzuführen. Nicht zuletzt macht eine Marke immer nur in solchen Ländern Sinn, in denen ihre Verletzung auch von den Gerichten sanktioniert wird. Da die ordentliche Rechtsprechung in vielen Ländern der Welt noch unterentwickelt ist, kann man sich dort Markeneintragungen direkt sparen.

Innerhalb der Europäischen Union gibt es daneben die sog. „Gemeinschaftsmarke“, die Deutschland selbstverständlich umfasst, sodass die Eintragung einer deutschen Marke nicht unbedingt parallel erfolgen muss. Ob daneben auch eine nationale Marke angemeldet wird, ist also von der jeweiligen Situation abhängig. Im Hinblick auf drohende Widersprüche von Inhabern älterer Gemeinschaftsmarken oder nationaler Marken kann eine doppelte Anmeldung sinnvoll sein. Anträge werden beim beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante/Spanien gestellt.

Internationaler Markenschutz außerhalb der EU kann auch durch die Eintragung sog. „IR-Marken“ bei der WIPO in Genf erlangt werden und zwar in Mitgliedsstaaten des Internationalen Abkommens von Madrid bzw. dessen Protokoll für die jeweiligen Staaten mit nur einer Anmeldung. Dabei ist es möglich, eine Stammmarke/Basismarke beim DPMA eintragen zu lassen und dann über Anträge bei der WIPO eine Ausweitung zur IR-Marke zu erreichen.

Das Madrider Abkommen ermöglicht es den Mitgliedsstaaten neben den durchgängig erforderlichen Anmeldungen und Verlängerungsanträgen auch sonstige Dokumente und Belege zu fordern. Beispielsweise wird gerne übersehen, dass das für Marken zuständige U.S. Patent and Trademarkoffice (USTPO), wenn über die IR-Marke auch Schutz für die U.S.A. beansprucht wird, einen periodischen Nachweis der fortgesetzten/anhaltenden Benutzung einer IR-Marke zwischen dem 5. und 6. Jahr sowie im 10. Jahr ihres Bestehens ab dem Datum der offiziellen Schutzzulassung durch das US-Amt verlangt. Die dafür erforderliche eidesstattliche Erklärung und die Unterlagen zum Nachweis der Benutzung sind nicht an die WIPO, sondern direkt an das USPTO zu schicken. Eine Nichterfüllung dieser Verpflichtung zieht die Löschung der US-Registrierung nach sich. (Die Amerikaner wollen eben überall die Extrawurst. )
Daneben kann nach einer fünfjährigen ununterbrochenen Nutzung seit der Schutzzulassung eine weitere Erklärung abgegeben werden („Sec. 15 Declaration“), mit welcher der Schutz in prozessualer Hinsicht erleichtert werden kann.

Die Verlängerung der Marke ist zusätzlich und ebenso fristgemäß (alle 10 Jahre), dann aber wieder bei der WIPO, zu beantragen.

In Ländern, die nicht Mitglied der internationalen Konventionen sind, muss, soweit überhaupt möglich, jeweils eine nationale Marke registriert werden.

Die internationalen Eintragungen sind wesentlich teurer als die nationale deutsche Marke.

Mit welcher Strategie der gewünschte Schutzumfang in räumlicher Hinsicht erzielt wird, sollte immer für den konkreten Einzelfall nach anwaltlicher Beratung entschieden werden.


4. Eintragungsverfahren am Beispiel einer deutschen Marke

a) Markenrecherche und Anmeldung

Um in den Genuss des Kennzeichenschutzes nach den jeweilig einschlägigen Gesetzen zu gelangen, bedarf es zunächst der Anmeldung und Eintragung der Marke bei den zuständigen Markenämtern.

Neben den eingetragenen Marken sind nach dem deutschen Markenrecht auch die sog. „Benutzungsmarken“ geschützt. Benutzungsmarken sind solche, die im geschäftlichen Verkehr genutzt werden und einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Wann diese Voraussetzungen vorliegen wird jedoch im Einzelfall geprüft. Der Markenführer muss, ggf. per Gutachten, das Vorliegen dieser Voraussetzungen beweisen, was zeit- und kostenaufwändig sein kann.

Eine zur Anmeldung gebrachte Marke wird nur dann eingetragen, wenn der Eintragung insgesamt keine sog. „absoluten oder relativen Eintragungshindernisse“ entgegenstehen. Um kostenintensive Streitigkeiten mit älteren Markeninhabern zu vermeiden, sollte vor der Eintragung eine Marken-/Ähnlichkeitsrecherche durchgeführt werden, um festzustellen, ob ältere Schutzrechte die Eintragungsmöglichkeit verhindern. Bei der Ähnlichkeitsrecherche wird anhand einer Registerrecherche festgestellt, ob die Marke für die konkreten Waren und Dienstleistungen in dem bestimmten Territorium bereits von anderen Inhabern eingetragen wurde oder ob die Marke für andere Waren- und Dienstleistungsklassen eingetragen wurde, und dies einer Eintragung für die eigenen Waren- und Dienstleistungen entgegensteht. Gerade letztere Einschätzung bedarf besonderer juristischer Kenntnisse.

b) Eintragung, Veröffentlichung

Entspricht die Anmeldung den gesetzlichen Anforderungen und liegt kein Eintragungshindernis vor, wird die Marke in das Register eingetragen. Die Eintragung wird im elektronischen Markenblatt veröffentlicht. Der Markeninhaber erhält eine Eintragungsurkunde.

Im Anmeldeverfahren wird nicht von Amts wegen geprüft, ob ältere Marken- oder Kennzeichenrechte Dritter der Eintragung entgegenstehen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Marke auf Betreiben eines Dritten im Widerspruchs- bzw. Löschverfahren nachträglich wieder gelöscht wird.

c) Widerspruchsverfahren

Der Inhaber einer Marke mit älterem Zeitrang kann binnen drei Monaten nach Eintragung Widerspruch gegen die Eintragung einlegen. Es wird dann im Widerspruchsverfahren geprüft, ob sog. relative Schutzhindernisse vorliegen. Ist der Widerspruch erfolgreich, wird die Marke aus dem Register gelöscht.

Widerspruch kann nur der Inhaber einer angemeldeten oder eingetragenen älteren Marke erheben. Der Widerspruch wird durch Zahlung einer Gebühr und die Eintragung des Widerspruchs im Markenblatt erhoben.

Inhaber nicht eingetragener Marken, geschäftlicher Bezeichnungen, von Geschäftsabzeichen, geographischer Herkunftsangaben etc. können keinen Widerspruch sondern nur eine Löschungsklage erheben.

Klassisches Verteidigungsmittel gegen den Widerspruch ist die Einrede der Nichtbenutzung. Der Anmelder muss dazu nachweisen, dass der Widersprechende seine Marke nicht in der erforderlichen Art und Weise genutzt hat und deshalb keine Rechte hieraus herleiten kann. Über den Widerspruch entscheidet das DPMA durch Beschluss. Hat der Widerspruch Erfolg, wird die Marke so behandelt, als wäre sie nie eingetragen worden. Hat der Widerspruch nur teilweise Erfolg, wird die Marke teilweise gelöscht und bleibt teilweise eingetragen.

d) Dauer des Eintragungsverfahrens

In der Regel sind für das Anmeldeverfahren 10–12 Monate einzukalkulieren. Gegen eine höhere Gebühr kann auf Antrag eine bevorzugte Bearbeitung erreicht werden. Dadurch wird die Dauer des Verfahren auf ca. 3–4 Monate verkürzt.

e) Schutzumfang der eingetragenen Marke

Der Markenschutz bietet dem Inhaber die Möglichkeit gegen die Verwendung einer identischen oder ähnlichen Marke vorzugehen. Die schnelle Beendigung der rechtsverletzenden Nutzung erfordert ein gutes Monitoring sowie schnelles und effektives juristisches Handeln. Darüber hinaus kann aufgrund des Markenschutzes Vernichtung, Rückruf, Schadensersatz etc. gefordert werden.

Der Schutz der Marke wirkt zwar zunächst einmal absolut, ist dann aber doch durch die jeweiligen Gesetze beschränkt. Nach dem für Deutschland in § 24 MarkenG normierten „Erschöpfungsgrundsatz“ beispielsweise kann der Markeninhaber Dritten den Gebrauch seiner Marke für Waren grundsätzlich nicht mehr untersagen, wenn der Inhaber die Waren unter der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht hat oder diesem zugestimmt hat. Aber auch hiervon kann es aber im Einzelfall Ausnahmen geben.

f) Ausweitung für Schutz in anderen Ländern möglich (Basismarke für IR)

Mit der internationalen Registrierung kann der Inhaber einer nationalen Marke (sog. „Basismarke“) den Schutz für diese Marke auf andere Staaten ausweiten. Sobald die deutsche Basismarke beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen oder der Antrag zur Eintragung angemeldet wurde, kann die Schutzausweitung auf weitere Staaten der Welt durch nur einen Antrag in einer Sprache erreicht werden.

Der Markenanmelder muss seinen Sitz in dem Land haben, in dem die Basismarke eingetragen wurde und dieses Land muss – wie bei Deutschland der Fall – Mitglied des Madrider Abkommens sein. Eine Ausweitung des Schutzes kommt nur für die Klassen in Betracht, für die auch die Basismarke eingetragen ist.

g) Schutzdauer und Verlängerung

Der Schutz der deutschen Marke endet erstmals 10 Jahre nach Markenanmeldung und ist dann gegen Gebühr beliebig oft verlängerbar. IR-Marken müssen ebenfalls nach 10 Jahren verlängert werden.

h) Rechtserhaltende Nutzung erforderlich?

Um den Schutz der Marke nach der Eintragung aufrecht zu erhalten, ist es erforderlich, dass die Marke auch genutzt wird.

Die Entstehung des Markenschutzes ist jedoch nicht von der Benutzung der Marke abhängig. Nach der Eintragung genießt die Marke eine fünfjährige Schonfrist, innerhalb derer sie ohne Rücksicht auf ihre tatsächliche Benutzung geschützt wird. Wird die Marke jedoch innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung nicht genutzt, so ist sie grds. löschungsreif. Dritte können nämlich ab diesem Zeitpunkt Löschungsklage bei den ordentlichen Gerichten einreichen.

Nimmt der Markeninhaber die Benutzung nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist, aber vor Einreichung der Klage auf, so wird die fehlende rechtserhaltende Benutzung während der Frist nachträglich geheilt.

An die rechtserhaltende Benutzung sind weitere Voraussetzungen geknüpft. Die Marke muss mit einiger Dauerhaftigkeit in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, für die sie eingetragen ist.


5. Lizenzierung

Eine weitere profitable Eigenschaft einer Marke ist, dass Dritten durch entsprechende Lizenzierung ein Nutzungsrecht hieran eingeräumt werden kann.

Durch einen Lizenzvertrag räumt der Markeninhaber Dritten das Recht ein, die Marke zu bestimmtem Zwecken zu nutzen. Solche Vereinbarungen sind häufig im Bereich des Franchising und des Merchandising anzutreffen.

Es gibt „gute“ und „schlechte“ Lizenzverträge. Vor Abschluss ist eine rechtliche Beratung empfehlenswert. Die teilweise erheblichen Kosten, welche durch zeitintensive Streitigkeiten über die Auslegung und die Wirksamkeit einzelner Klauseln entstehen, können von Anfang an durch die Ausarbeitung eines rechtsbeständigen Vertrages, der Ihre Interessen bestmöglich wahrt, vermieden werden.

Was können wir für Sie tun?

Unsere Leistungen:
  • Beratung bei der Markenfindung und Entwicklung der individuellen Markenstrategie
  • Beurteilung der Schutzfähigkeit
  • Erstellung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse
  • Markenrecherche
  • Markenanmeldung
  • Markenschutz und Markenverteidigung
  • Markenüberwachung
  • Überwachung der Widerspruchs- und Verlängerungsfristen
  • Lizenzierung und Vertragsprüfung
Neben dem Markenschutz kümmern wir uns auch um Ihre Domains, Gebrauchs- und Geschmacksmuster und den Titelschutz.

© Juli 2012, Verena Rigtering, Stefan Müller-Römer, Alle Rechte vorbehalten
 
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